Rejestracja znaku towarowego poza granicami Polski. Jakie niesie korzyści?

1 926

Dlaczego warto rejestrować swój znak towarowy poza granicami Polski? Jak przebiega proces rejestracji? Na co zwrócić uwagę, by uniknąć błędów? O korzyściach płynących z rejestracji znaku swojej firmy w Polsce i poza nią rozmawiamy z mecenasem Piotrem Staroniem i Urszulą Comi z kancelarii prawnej Staroń&Partners.

 

Dlaczego warto rejestrować swój znak towarowy poza granicami Polski? Jakie mogą być konsekwencje, jeśli tego nie zrobimy?

Urszula Comi: Znak towarowy warto rejestrować wszędzie tam, gdzie prowadzimy działalność gospodarczą. Jeśli tego nie zrobimy, będzie nam trudno udowodnić, że mamy prawo pierwszeństwa do danego znaku. Jeżeli ktoś zacznie używać podobnego znaku, szczególnie w naszej branży, będziemy musieli wykazać, że jako pierwsi wprowadziliśmy znak do obrotu. Jeśli zarejestrujemy go od razu, pojawia się domniemanie, że to nam przysługuje do niego prawo. W każdym kraju istnieje osobny system ochrony znaków towarowych, osobny rejestr. Jeśli znak jest zarejestrowany i chroniony w naszym państwie, nie oznacza to, że jest też chroniony za granicą. Wyjątkiem jest tu Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, w którym możemy zarejestrować znak na terenie Unii Europejskiej. Ta procedura jest nieco trudniejsza, bo obejmuje wiele państw, ale taka rejestracja zapewnia nam ochronę we wszystkich państwach członkowskich UE.

Na co warto zwrócić uwagę rejestrując znak?

Piotr Staroń: Jeżeli wprowadzamy produkt lub usługę na dany rynek, warto sprawdzić, czy ktoś wcześniej nie wpadł już na pomysł takiego znaku towarowego w odniesieniu do podobnych towarów czy usług. Znak towarowy może oznaczać zarówno nazwę, jak i rysunek, logo. Najłatwiej sprawdzić to przeszukując rejestr znaków towarowych. Rejestry w większości państw są publiczne i zazwyczaj bezpłatne. Jeśli okaże się, że zbliżony znak występuje już na danym terenie, możemy zastanowić się wtedy, w jaki sposób przekształcić nasz, aby nie było problemu z jego rejestracją. Na tym etapie bardzo ważne jest również, aby przemyśleć, jakiego znaku chcemy używać. Zdarza się bowiem tak, że nowa spółka rejestruje konkretny znak, a w chwilę po powstaniu zaczyna posługiwać się nieco zmienionym. W takiej sytuacji dany urząd może uznać znak za zupełnie nowy, a ten nie będzie już objęty ochroną. Inną kwestią, o której warto pamiętać jest to, że podobne znaki mogą współistnieć, jeżeli dotyczą różnych branży, zupełnie innych działalności. Wyjątek stanowią znaki szczególnie renomowane. Przykładowo spółka Ferrari zgłosiła kiedyś sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego spółki produkującej napoje, ponieważ ta używała zbliżonego znaku.

Redesign, który często obserwujemy u marek, powinien więc być poprzedzony rejestracją znaku w urzędzie patentowym?

UC: Jeśli jest to znacząca zmiana, to jak najbardziej. Jeśli jest to zmiana drobna, to niekoniecznie. Decyduje o tym urząd odpowiedni dla danego kraju.

Jak przebiega proces rejestracji?

PS: W każdym kraju jest inna procedura. Jeśli przykładowo chcemy zarejestrować znak polskiej spółki na terenie Unii Europejskiej, możemy to zrobić na dwa sposoby. Możemy na początku zarejestrować znak w Polsce, a potem lub nawet jednocześnie dokonać rejestracji międzynarodowej lub od razu zarejestrować znak w urzędzie patentowym Unii Europejskiej. Ta druga możliwość jest bardziej opłacalna. Wraz ze zgłoszeniem przeważnie trzeba dokonać opłaty, znów różnej w zależności od kraju. Przy rejestracji konieczne jest też dołączenie opisu znaku i innych wymaganych dokumentów.

Z jakimi nietypowymi skargami, czy przypadkami dotyczącymi rejestracji znaku towarowego spotkała się Pani w swojej karierze?

UC: Najbardziej skomplikowane są sytuacje, kiedy wobec spółki, która chce zarejestrować logo wraz z nazwą zgłaszany jest sprzeciw, a spółka ta wprowadziła już towary z danym znakiem towarowym do obrotu. To znacznie przedłuża proces rejestracji, może ją też uniemożliwić, a w takiej sytuacji ciężko o zmianę znaku towarowego. Spotkałam się z sytuacją, w której spowodowało to powstanie roszczeń odszkodowawczych. Czasem, aby tego uniknąć wystarczy zmiana koloru logo lub przekształcenie danego wyrazu w nazwie. Nie można tego jednak zrobić w trakcie procedury rejestracyjnej, trzeba by złożyć nowy wniosek. Zdarzają się też sytuacje, że były pracownik danej firmy tworzy bliźniaczy biznes i próbuje używać podobnego znaku towarowego. Rejestracja chroni nas przed takimi niespodziankami, a mówiąc ściślej – pozwala ustalić komu przysługują prawa do znaku.

Rzecznik patentowy a kancelaria prawna – z jakich usług każdej z tych instytucji możemy skorzystać, rejestrując znak?

PS: To zależy od szczegółowych uprawnień każdej z nich. Możemy bowiem spotkać rzecznika patentowego, który na co dzień nie zajmuje się znakami towarowymi lub trafić na kancelarię, która specjalizuje się w znakach towarowych, lub też na odwrót. Jest to kwestia bardzo indywidualna. Prawnicy mają jednak ten bonus, że mogą reprezentować spółkę przed sądem i mają szerszą wiedzę prawniczą. Może się to przydać w sytuacji złożenia sprzeciwu wobec rejestracji znaku przez klienta. Jeżeli przykładowo nieuczciwa konkurencja zgłasza sprzeciw, by celowo opóźnić proces rejestracji, możemy domagać się nawet odszkodowania, a w takiej sytuacji przyda nam się prawnik. Kancelaria prawna może więc działać bardziej kompleksowo.

Jakie są koszty związane z rejestracją znaku?

UC: Znów zależy to od kraju, ale przykładowo podstawowa opłata przy rejestracji elektronicznej w urzędzie UE wynosi 850 euro. Nie jest to mało, ale taka opłata gwarantuje nam naprawdę szeroką ochronę przez 10 lat.

Na co zwrócić uwagę, by uniknąć błędów przy rejestracji, by proces przebiegł płynnie?

PS: Może zdarzyć się tak, że znak nie jest wystarczająco klarownie opisany. Trzeba ująć tu wszystkie informacje o kształtach i kolorach, o tym czy zastrzegamy również kolory, czy samą formę. Pominięcie tych elementów przedłuża proces rejestracji, warto więc dobrze się do tego przygotować. Każdy urząd ma własne wytyczne dotyczące wniosku o rejestrację, z którymi dobrze jest się wcześniej zapoznać. Nie możemy też zarejestrować jako naszego znaku słowa powszechnie używanego ani wyrażeń opisowych dla danego towaru czy usługi. Jeżeli więc takie występuje w naszym znaku słowno-graficznym, składającym się z różnych elementów, trzeba zastrzec, że nie rościmy sobie do niego praw, by urząd nie odrzucił naszego wniosku. Przy znaku słownym, pozbawionym dodatkowych cech odróżniających, taki wniosek zostanie zaś odrzucony. Warto zapoznać się więc zawczasu z wymogami co do wniosku oraz zasadami, kiedy dany znak nie może zostać zarejestrowany.

::

 

Może ci się spodobać również Więcej od autora

Komentarze

var __collector_config = { publisher: '62CD5834-C757-4F9F-A4EA-7451478E0D3C', };